Covid-19 e sospensione dei termini in ambito ip

L’attuale emergenza epidemiologica ha avuto ripercussioni in diversi campi, non escluso quello della proprietà intellettuale. Se, infatti, da un lato nulla è cambiato per quanto attiene al deposito di marchi, brevetti, disegni e modelli a livello nazionale, europeo e internazionale (in quanto le relative domande continueranno ad essere ricevute, esaminate e pubblicate dai vari uffici), dall’altro, per quel che concerne termini e scadenze, sono intervenute sospensioni e proroghe di carattere procedurale.

Per una disamina attenta di quest’ultimo aspetto, appare utile far riferimento alle comunicazioni e alle decisioni prese dai diversi uffici.

• UIBM: Il decreto direttoriale datato 11 marzo 2020 prevedeva una sospensione dei termini dei procedimenti pendenti nel periodo intercorrente dal 9 marzo 2020 al 3 aprile 2020. Con l’entrata in vigore del decreto “Cura Italia”, tale termine di sospensione è stato ampliato dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020. Il recente Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, con l’art. 37 ha infine esteso ulteriormente la sospensione fino al 15 maggio 2020, con la conseguenza che, al momento in cui si scrive, sono sospesi per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 tutti i termini, ivi inclusi quelli perentori, relativi a procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. Dopo il 15 maggio 2020, i termini continueranno a decorrere per la parte residua.

L’effetto sospensivo è automatico, pertanto non sarà necessario presentare alcuna specifica istanza per poterne beneficiare. Il soggetto interessato dovrà semplicemente indicare nel campo “nota depositante” del modulo cartaceo o telematico che utilizzerà per gli adempimenti che il termine ordinario non è stato rispettato a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi del decreto “Cura Italia”.

Si precisa che devono ritenersi sospesi anche i termini relativi ai procedimenti di opposizione alla registrazione di marchi di cui all’articolo 176 CPI, inizialmente esclusi dal decreto direttoriale.

Per quanto attiene, invece, ai certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, la cui scadenza è prevista tra la data del 31 gennaio e il 15 maggio 2020, è stabilito che essi conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. In tale ipotesi, il soggetto interessato dovrà attivarsi nelle forme ordinarie al fine di conseguire il mantenimento in vita o il rinnovo dei titoli di proprietà industriale effettuando i relativi pagamenti entro il 30 giugno 2020.

Infine, l’UIBM ha confermato l’esclusione dal perimetro applicativo della sospensione prevista da ultimo dal richiamato art. 37 del DL 8 aprile 2020, n. 23, dei termini relativi ai ricorsi dinanzi alla Commissione dei ricorsi, in quanto gli stessi si riferiscono a procedimenti di natura giurisdizionale e non amministrativa.

• EUIPO: La decisione del Direttore Esecutivo del 16 marzo 2020 statuisce che i termini compresi tra il 9 marzo e il 30 aprile, relativi a qualsiasi procedimento instaurato dinnanzi all’EUIPO inerenti a marchi, disegni e modelli, compresi quelli dinanzi alle commissioni di ricorso, devono ritenersi prorogati al 1° maggio 2020 (in pratica, fino a lunedì 4 maggio 2020, poiché venerdì 1° maggio è un giorno festivo).

Al fine di dissipare ogni dubbio, l’EUIPO ha fornito un’elencazione dei termini oggetto di proroga, consultabile al seguente link:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&journalId=5657728&journalRelatedId=manual/.

La proroga si applica automaticamente, senza la necessità di presentare istanze e senza che venga inviata alcuna comunicazione informativa da parte dell’Ufficio. In ogni caso, laddove il soggetto interessato intenda rispettare i termini di scadenza originariamente previsti, le procedure proseguiranno regolarmente e i documenti eventualmente depositati saranno esaminati.

Il Centro informazioni, così come la linea supplementare dell’EUIPO, restano operativi, al fine di fornire assistenza e coadiuvare gli utenti in questa fase.

• EPO: Con comunicazione del 16 aprile 2020, l’Epo ha disposto che i termini relativi ai procedimenti nell’ambito dell’EPC e del PCT e ai pagamenti di tasse di deposito e di rinnovo, in scadenza dal 15 marzo in poi, sono da ritenersi prorogati al 4 maggio 2020, in applicazione delle Regole 134(2) e 150(2) EPC.

La sopra citata comunicazione, in ogni caso, rinvia a due principi di carattere generale, che possono essere richiamati qualora persistano comunque dei problemi in ordine alla trasmissione o al deposito di istanze e documenti:

• 134(5) EPC, secondo il quale è giustificato qualsiasi ritardo nel deposito di una domanda o nella trasmissione di documenti qualora tale ritardo sia dovuto a una comprovata situazione di carattere eccezionale e il deposito o la trasmissione sia avvenuto entro 5 giorni dal venir meno della causa ostativa;
• 1 PCT, il quale prevede che in casi di ritardi dovuti a calamità naturali o altre cause di forza maggiore, verificatosi nel luogo ove il soggetto interessato risiede o ha la propria sede legale, essi sono giustificati qualora il soggetto interessato ne dia prova e dimostri di aver provveduto al proprio adempimento non appena è stato ragionevolmente possibile (e comunque non oltre sei mesi dalla data di scadenza del termine in questione).

In ottica preventiva, sono stati rinviati fino a nuovo avviso tutti i procedimenti orali dinanzi alle divisioni di esame e di opposizione previsti fino al 30 aprile 2020, a meno che non sia già stato confermato il loro svolgimento mediante videoconferenza, con apposita comunicazione, alle parti interessate. Per tale ragione, si consiglia di consultare regolarmente i fascicoli online tramite il registro europeo dei brevetti nonché di consultare l’apposita sezione del sito web dell’EPO dedicata all’emergenza da COVID-19, la quale è costantemente aggiornata.

Si precisa, inoltre, che per quanto riguarda i procedimenti orali dinnanzi al Board of Appeal, non si terranno prima della data del 15 maggio prossimo.

• USPTO: L’Ufficio marchi e brevetti degli Stati Uniti ha qualificato l’attuale situazione emergenziale come una “situazione straordinaria” ai sensi del Chapter 37 CFR, paragrafo 1.183 e paragrafo 2.146. Per tale ragione l’USPTO ha deciso di rinunciare ad alcune tasse applicabili a soggetti che non hanno potuto compiere determinate attività in quanto colpiti dal virus. Ciò è quanto risulta dalla comunicazione datata 16 marzo. Ad esempio, in tema di brevetti la stessa statuisce che non verrà ad applicarsi la tassa di cui al Chapter 37 CFR, paragrafo 1.17(m) nei casi in cui una domanda di brevetto o di riesame risulti essere stata abbandonata per il mancato compimento di un atto richiesto dall’Ufficio entro un dato termine, qualora la mancata osservanza dei termini sia dovuta agli effetti della pandemia in corso. In tal caso, i richiedenti o i proprietari di brevetti che abbiano presentato, in base alla norma ex Chapter 37 CFR, paragrafo 1.137(a), una richiesta di ripristino di una domanda abbandonata o di una richiesta di riesame la cui procedura sia stata considerata conclusa o limitata, potranno essere esentati dal pagamento della relativa tassa. Al fine di ottenere tale agevolazione, però, i soggetti interessati dovranno rilasciare una dichiarazione in cui si attesti di essere stati impossibilitati a rispondere tempestivamente all’Ufficio in quanto personalmente colpiti dall’epidemia di Coronavirus. Inoltre, l’Ufficio ha imposto un requisito temporale per beneficiare della deroga: i soggetti interessati dovranno fare richiesta ex Chapter 37 CFR, paragrafo 1.137(a), chiedendo l’esenzione della relativa tassa, entro due mesi dalla data di notifica dell’avviso della rinuncia alla domanda o della chiusura del procedimento (e, in assenza di tale comunicazione, entro 6 mesi dalla data in cui risulta formalmente la rinuncia alla domanda o l’estinzione del procedimento). Disposizione analoga è stata dettata in tema di marchi: la citata comunicazione prevede, infatti, che in caso di domande o di registrazioni di marchi abbandonate, cancellate o scadute a causa della mancata tempestiva risposta ad una comunicazione dell’Ufficio da parte del soggetto richiedente o titolare del marchio, l’USPTO rinuncerà alla tassa richiesta per ripristinare la domanda abbandonata o per ripristinare la registrazione annullata o scaduta.

Anche in questo caso sono sempre richiesti i due requisiti sopra richiamati:

• rilascio, da parte del soggetto interessato, di una dichiarazione attestante la causa del mancato rispetto del termine previsto per la risposta, riconducibile all’epidemia;
• rispetto del requisito temporale di due mesi (o sei mesi, in caso di mancata notifica dell’avviso da parte dell’Ufficio).

Per quanto attiene agli aspetti procedurali, a seguito dell’emanazione del Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (CARES Act) firmato dal Presidente Trump il 27 marzo scorso, l’USPTO è intervenuto con due comunicazioni, datate 31 marzo, con le quali sono stati dilazionati i termini per depositare determinati documenti relativi a brevetti e marchi e per il pagamento di specifiche tasse. In particolare è stata prevista una estensione di 30 giorni in relazione a scadenze e pagamenti – per la cui elencazione si rinvia alle comunicazioni sopra citate – previsti tra il 27 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 incluso.

Al fine di beneficiare di tale estensione temporale, non è necessario proporre alcuna richiesta o istanza ma il soggetto interessato – che sia il professionista, il proprietario del marchio o del brevetto, l’inventore o altro soggetto – al momento del deposito o del pagamento, dovrà altresì allegare una dichiarazione con la quale attesti di essere stato personalmente colpito dall’epidemia da COVID-19.

Nelle comunicazioni del 31 marzo, a scanso di equivoci, viene specificato che un soggetto si ritiene “personalmente colpito dall’epidemia” quando quest’ultima abbia materialmente interferito con la presentazione delle domande o dei documenti o con la tempestività del pagamento, come nelle ipotesi di contrazione della malattia (anche nel caso in cui ad essere stato contagiato sia un familiare), di chiusura degli uffici, di interruzioni del flusso di cassa, di inaccessibilità a file o altri documenti, di ritardi, di viaggi et similia.

In relazione a tutte le altre attività, non espressamente menzionate dalle comunicazioni del 31 marzo, i cui termini non sono stati rispettati per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica, è possibile presentare un’istanza per ottenere uno sgravio dalle spese, ai sensi della suddetta comunicazione del 16 marzo 2020 ed ex Chapter 37 CFR 1.17(m), come sopra meglio precisato.

Si segnala, infine, che gli uffici dell’USPTO, pur restando chiusi al pubblico, sono operativi. È possibile, quindi, trasmettere regolarmente documenti relativi ai depositi di marchi e brevetti e pagamenti nonché richiedere assistenza e chiarimenti telefonici o tramite mail ai seguenti indirizzi: PatentPractice@uspto.gov per problematiche concernenti brevetti e TMPolicy@uspto.gov per domande inerenti a marchi.